A Jurisprudência acerca do TRADE DRESS

Série – TRADE DRESS (parte 3)

Grupo de Estudos da área Têxtil do Escritório Ribeiro & Albuquerque Advogados

Thaiz Motelevicz – Advogada do Escritório Ribeiro & Albuquerque Advogados

Luana Araujo – Advogada do Escritório Ribeiro & Albuquerque Advogados

Roberto Fernandes da Silva  – Estagiário do Escritório Ribeiro & Albuquerque Advogados

Como exposto anteriormente, não há uma legislação que contemple o instituto do trade dress no ordenamento jurídico brasileiro, não sendo passível, portanto, de registro. Desta forma, alguns dos elementos do trade dress podem ser registrados (marca, desenho industrial, etc.), mas não há registro específico para o conjunto de imagem.

Assim, para que o trade dress seja passível de proteção pelo ordenamento jurídico brasileiro através do combate à concorrência desleal, pela jurisprudência encontrada, dois requisitos se mostram necessários:

• a distintividade do trade dress e (b) a possibilidade de confusão ou associação indevida do trade dress, além dos recentes julgamentos em relação ao trade dress que aborda sobre a necessidade de ser comprovado os requisitos através de perícia técnica, conforme abordaremos a seguir.

 

1. Da Distintividade do trade dress

 

O trade dress para ser reconhecido deve apresentar uma configuração que não seja ordinária e trivial com a qual o consumidor já esteja acostumado, sob pena de não exercer sua função precípua de sinal distintivo e, consequentemente, não gozar de proteção pela legislação brasileira.

 

Neste mesmo sentido, afirma o Gustavo Piva de Andrade:

 

A distintividade é um elemento fundamental em qualquer disputa do gênero, pois, sem ela, o trade dress não possui capacidade para diferenciar o produto ou serviço do empresário dos diversos produtos ou serviços análogos existentes.

Se o trade dress possui uma configuração comum, utilizada por várias empresas, ele simplesmente não será reconhecido pelo público consumidor como um signo identificador de origem. Trata-se, em outras palavras, de uma vestimenta comercial que nada transmite. Para ser passível de proteção, portanto, o trade dress há de ser distintivo e efetivamente distinguir e individualizar o produto ou serviço do empresário dos seus congêneres no mercado.[1]

Na busca pela distintividade no mercado, as empresas trabalham fortemente em ações no sentido de se estabelecer identificações visuais com o público em geral. Para Vinicius de Almeida Xavier, entende que um dos elementos que criam essa distinção é a marca.

Mas é possível observar que somente a distinção da marca pode não ser suficiente para caracterização da distintividade, pois há situações que se da pelo conjunto de imagem, sendo justamente o instituto do trade dress. E o Denis Borges Barbosa compreende desta forma:

Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade.[2]

No entendimento de José Carlos Tinoco Soares, a atribuição do sentido secundário passa por minuciosa apreciação de elementos configuradores:

A aquisição do sentido secundário é uma questão de fato e uma grande variedade de provas é rotineiramente considerada pelas Cortes de Justiça para alicerçar as suas decisões. Dentre elas podem ser citadas: os valores e a natureza da publicidade em torno da marca em questão, o período de tempo em que a marca foi colocada no mercado, a quantidade de mercadorias vendidas e/ou de serviços prestados, o testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e dos vendedores etc., e notadamente, o reconhecimento dessa evidência.[3]

Portanto, a ausência de legislação específica para o trade dress, acarreta diversas interpretações em relação ao conceito próprio para distintividade, mas é usualmente utilizado pelos Tribunais e até mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça nas decisões para amparar os pleitos sobre este instituto.

 

1. Da possibilidade de confusão ou associação indevida do trade dress

Tendo em vista o cenário mercadológico existente, em que se enfrenta diariamente uma oferta em massa de produtos e serviços, e que, por outro lado, a exigência dos consumidores se torna a cada dia mais robusta, o instituto do conjunto-imagem, ou trade dress merece especial relevância que sirva de instrumento apto a agregar valor aos produtos e/ou serviços.

Todavia, não parece distante a possibilidade de confusão ou até mesmo de associação indevida do instituto em questão. Ocorre que, o conjunto-imagem desempenha papel importante na maneira de identificar os produtos na medida que serve de instrumento para fidelizar e captar clientes.

Fato este que, por esta razão, merece a proteção como um todo, com a finalidade de evitar a concorrência desleal e o desvio de clientela por conta da confusão que pode gerar.

Sobre este ponto, GUSTAVO PIVA DE ANDRADE aborda o seguinte:

A esse respeito, cumpre primeiramente destacar que a lei não visa prevenir somente a confusão real entre trade dresses. Ela também visa evitar a possibilidade de confusão entre eles. Logo, embora provas materiais de confusão sejam interessantes para caracterizar a infração, o ato fraudulento se consuma com a possibilidade de confusão entre os produtos ou estabelecimentos.

A forma mais comum de confusão se dá quando o consumidor adquire um produto pelo outro. Isso ocorre, por exemplo, quando ele vai ao supermercado em busca de determinado produto e, em função da similaridade entre as embalagens, acaba sendo induzido ao erro e levando produto semelhante, no lugar daquele que pretendia adquirir. Trata-se da situação em que o desvio de clientela se materializa na sua mais clara acepção, não havendo dúvida de que o ato que o gerou é ilegal, conforme reiterada doutrina e jurisprudência. Importante salientar, contudo, que as normas de concorrência desleal e propriedade induslrÍalnão se limitam a isso. Na verdade, ao proibir o desvio fraudulento de clientela por meio da imitação da identidade visual de produtos e serviços, o legislador abarcou situações que vão muito além daquela descrita.[4]

Desta forma, quando ocorre a imitação do conjunto-imagem do produto pioneiro, o transgressor se beneficia com as vendas ocasionadas pela venda estar associada a marca que possui mais relevância ou que é mais conhecida no mercado, do que se criasse uma marca e um conjunto-imagem inovador.

A jurisprudência tem avançado quanto a este ponto, em razão de não limitar a análise do pedido somente quando da confusão de adquirir um produto pelo outro, mas também perspectiva da associação indevida e das mais variadas situações que resultam no desvio fraudulento de clientela.

 

• Jurisprudência levando em consideração a distintividade e a possiblidade de confusão

Primeiramente, necessário destacar que diante da ausência de uma legislação específica que trata do trade dress, percebemos que não há um consenso quanto aos requisitos para ser caracterizado a violação do conjunto de imagem.

Mas, de fato, os dois requisitos acima definidos são citados em sua grande maioria pela jurisprudência, conforme será demonstrado a seguir.

Menciona-se recente precedente da Terceira Turma, REsp 1.677.787⁄SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, assim ementado:

 

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL.

[…]

4 – A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida.

5 – Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7⁄STJ.

6 – Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido.

7 – O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.

8 – Recurso especial provido.

(REsp 1677787⁄SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26⁄09⁄2017, DJe 02⁄10⁄2017) (grifo nosso).

 

Neste caso a Relatora dispõe que:

 

Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados para identificação de produtos e serviços sejam o nome empresarial e a marca, é sabido que sua colocação no mercado pode também advir de uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de seus concorrentes. Como exemplos notórios, pode-se citar a garrafa da Coca-cola , o chocolate Toblerone e o solado vermelho dos sapatos Louboutin .

Assim, é usual que a identificação de determinados produtos pelo consumidor seja resultado de sua percepção visual, o que relega a marca correlata a um patamar com potencial diferenciador secundário. Segundo anota Vinícius de Almeida Xavier, “em específicas situações, a identificação a determinado produto ou serviço não se dá pela marca, e sim por um conjunto de elementos visuais ou expressões que adquirem tamanha função diferenciadora que assumem a distintividade”.

O trade dress (conjunto-imagem) é, portanto, a denominação conferida ao conjunto de caraterísticas visuais que forma a aparência geral de um produto ou serviço. Consoante ensinamento de Denis Borges Barbosa, “por trade dress podemos entender o conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em seu aspecto sensível” ( Do trade dress e suas relações com a significação secundária. Novembro de 2011. Disponível em http:⁄⁄bit.ly⁄2xRI5BI. Consulta realizada em 7⁄9⁄2017).

Nesse contexto, à vista da possibilidade de conjuntos-imagem marcantes e bem sucedidos, sobretudo aqueles cujos produtos ou serviços são famosos por seu elevado grau distintivo, serem copiados por imitadores que buscam apropriação indevida desse reconhecimento perante o público consumidor, doutrina e jurisprudência, tanto brasileira como estrangeira, passaram a admitir a tutela jurídica do trade dress .

[…]

No âmbito infraconstitucional, a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279⁄96) veicula normas específicas destinadas à inibição da concorrência desleal, dentre as quais releva mencionar: (i) o art. 2º, V, segundo o qual a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se, dentre outros meios, mediante repressão à concorrência desleal; (ii) o art. 195, III, que considera crime de concorrência desleal o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela alheia; e (iii) o art.2099, que garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de danos causados por atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

O que o sistema protetivo concorrencial procurar coibir, no que importa à espécie, é, portanto, o aproveitamento indevido de conjunto-imagem alheio pela adoção de práticas que causem confusão entre produtos ou serviços concorrentes, resultando em prejuízo ao respectivo titular e⁄ou ao público consumidor.

[…]

Não se pode olvidar que também o Código de Defesa do Consumidor, ainda que sob ótica distinta daquela da LPI, constitui instrumento que alberga normas que podem ser aplicadas para proteção do trade dress , conforme se depreende da interpretação de seus arts. 4º, , , e .

Isso porque a confusão gerada pela utilização de signos distintivos alheios lesa os consumidores, ferindo seu direito de livre escolha e violando princípios consumeristas fundamentais.

[…]

Esse pressuposto exige que os elementos que formam o conjunto-imagem não possam ter outra função ou propósito que não seja especificamente a diferenciação do bem no mercado onde está inserido. É dizer, quando as características gráfico-visuais estejam dispostas de determinada forma por exigências inerentes à técnica ou à funcionalidade precípua do produto ou serviço, não se lhe confere proteção jurídica.

Sobre o tema, Denis Barbosa é categórico ao afirmar que apenas “têm proteção contra a concorrência ilícita os elementos não funcionais das embalagens, estejam protegidos por registro de desenho industrial ou de marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por ser interdita), ou sejam simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal)” ( op. cit ., sem destaque no original).

Outro elemento que deve estar presente para que o titular do direito possa reclamar tutela jurídica é sua distintividade frente aos concorrentes, valendo nota a inferência de Gustavo Piva de Andrade, segundo o qual “o escopo de proteção conferido ao trade dress é diretamente proporcional ao seu grau de disntintividade. Trade dresses únicos e absolutamente distintitvos são merecedores de um amplo escopo de proteção” (O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços. In: Revista da ABPI, n. 112, 2011, p. 4).

 

Imprescindível, igualmente, para que se reconheça proteção ao conjunto-imagem, haver possibilidade de confusão ou associação indevida entre os produtos ou serviços, práticas anticoncorrenciais apta a ensejar desvio de clientela.

[…]

Por fim, mas não menos importante, é necessário ressaltar que a tutela jurídica conferida ao trade dress – quando violada a lealdade concorrencial – independe de eventual amparo específico conferido formalmente pelos órgãos competentes a elementos autônomos que o integram, como a que pode resultar de eventual registro da marca ou do desenho industrial ou, ainda, do direito autoral. Isso porque a proteção ao conjunto-imagem é autônoma, fundamentando-se, conforme já demonstrado, na repressão à concorrência desleal (art. 2º, V, da LPI), e não, necessariamente, nos institutos formais de direito de propriedade intelectual.

[…]

O dano se configura quando ocorre violação a um interesse protegido pelo ordenamento jurídico, sendo certo que, conforme entendimento desta Turma julgadora acerca de infrações a direitos de propriedade intelectual, a LPI autoriza a reparação do dano material não a condicionando à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do direito, até porque, na grande maioria dos casos em que essas violações ocorrem, a prova é dificílima de ser feita (REsp 1.372.136⁄SP, DJe 21⁄11⁄2013, e REsp 1.635.556⁄SP, DJe 14⁄11⁄2016).

[…]

Os danos alegados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao seu direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem de seus motores Honda GX, não havendo, portanto, necessidade de comprovação dos prejuízos suportados, que se consubstanciam na própria violação desse direito e derivam da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano, assim, confunde-se com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa fática assentada.

Por derradeiro, registre-se que a apuração dos valores devidos a título de reparação por danos materiais deve ser feita em fase de liquidação de sentença, por arbitramento.

Nessa esteira, com relação aos afirmados prejuízos de ordem extrapatrimonial, ressaem também claro do acórdão recorrido, pois os danos morais in re ipsa têm sido reconhecidos pela jurisprudência em caso análogo de contrafação, e foi apurada a violação ao trade dress, pela grande semelhança das embalagens de produtos das partes. (grifo nosso).

 

Além disso, é importante notar que a associação indevida e a possibilidade de confusão entre os consumidores devem restar configuradas para alegação de concorrência desleal. Cabe atenção a todos os detalhes expostos no produto e suas características, como no caso abaixo, em que ficou reconhecido que as peculiaridades dos produtos, mesmo que similar, não demonstravam relação entre eles e intenção de confusão e desvio de clientela.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.365.363 – SP (2018/0241273-6) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : BARION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A ADVOGADO : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ – SP075847 AGRAVADO : IND DE TORRONE NOSSA SENHORA DE MONTEVERGINE LTDA ADVOGADOS : ERIK GUEDES NAVROCKY – SP240117 RAPHAEL MARTINUCI – SP283592 AGRAVADO : LOJAS AMERICANAS S/A ADVOGADO : MOHAMED CHARANEK – SP287621 EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRADE DRESS. REPRODUÇÃO INDEVIDA. “TUBETES” E “TUB IN. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NÃO CONHECER O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo interposto por BARION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRADE DRESS. REPRODUÇÃO INDEVIDA.” TUBETES “E” TUB IN “. Seria natural, ademais, que houvesse semelhança entre os nomes dados aos produtos, considerando-se que ambas disponibilizaram no mercado rolinhos de wafer recheados, que remetem à ideia de tubos e dai a identificação das mercadorias pelos nomes Tubetes e Tub in. Sinais pouco evocativos. Estilizações dos nomes diversas e uso de cores diferentes nas embalagens, para cada sabor do produto. Não há semelhança no trade dress, até mesmo se for buscado exame conjunto de elementos visuais das embalagens, em virtude do uso diverso de cores. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Recurso não provido. (e-STJ, fl. 654) Nas razões do especial, a recorrente alega violação ao artigo 124, inciso VII, da Lei 9.279/96, sustentando que a agravada reproduziu as letras estilizadas do nome do produto, posicionado também na parte superior da embalagem. Houve também uso predominante das cores marrom e vermelha e, ainda, uso reproduzido da expressão publicitária” Experimente também “. Alegou que a embalagem causa o risco de confusão perante consumidores em virtude da associação indevida com o trade dress de seu produto. Houve, segundo afirmou, imitação, inclusive, do nome do produto” Tube Crock “, visto que o produto da agravada é denominado” Tub “. As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 706/714). É o relatório. Passo a decidir. A pretensão recursal não merece acolhida. Primeiramente, esclareço que o juízo de admissibilidade do presente recurso será realizado com base nas normas do CPC/15 e com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado Administrativo n. 3/STJ. De início, no que concerne à tese de concorrência desleal, pela reprodução do trade dress, verifico que o Tribunal de origem ao analisar o acervo fático-probatório dos autos afastou a possibilidade da agravante, como se vê: Do cotejo das embalagens dos produtos, não se vê, como concluiu o o perito, reprodução do trade dress da autora (fls. 602). Há claramente LE1 diversidade nas cores utilizadas. Enquanto a autora se utiliza predominantemente das cores amarela e vermelha, a ré faz uso das cores marrom e preto. A distinção das cores das embalagens foi questão, por sinal, bem á41..) esclarecida pela assistente técnica da ré Montevérgine – Maitê Cecília -ã, Fabbri Moro:”Em relação às cores a autora alega a similaridade de cores das embalagens, indagando em seu quesito 9 acerca do emprego da cor .51 vermelha em posições específicas nas embalagens da autora e da ré. Vale .1) -“cr. ressaltar que pergunta foi baseada em sabores específicos da autora e da corré Montevérgine. A situação foi devidamente observada pelo Sr. Perito em sua resposta ao referido quesito. No caso da autora o sabor que contém a cor vermelha é a embalagem hexagonal do wafer coberto de baunilha, enquanto no caso da corré Montevérgine, o sabor que tem o predomínio da cor vermelha na embalagem é o de trufas. Feito este comentário, fica claro que não se pode considerar a pergunta feita” (fls. 463). Seria natural, ademais, que houvesse semelhança entre os nomes dados aos produtos, considerando-se que ambas disponibilizaram no mercado rolinhos de wafer recheados, que remetem à ideia de tubos e daí a identificação das mercadorias pelos nomes Tubetes e Tub in. A ré, por sinal, esclareceu que a preferência pela adoção de nomes que se remetem à forma do produto decorre da associação rápida alcançada pelos consumidores. As empresas, portanto, preferem a adoção de sinais pouco evocativos, como Tubetes e Tub in. O uso da expressão “Experimente também” tem cunho publicitário. Utilizado por diversas outras empresas em seus produtos. Assim, esta expressão não tem proteção exclusiva, nos termos do art. 124, inc. VII, da Lei nº 9.279/96. Cumpre notar que, nas razões recursais, trouxe a autora diversas diversos exemplos de reprodução do trade dress de mercadorias disponibilizadas no mercado com cores semelhantes das embalagens, situação diversa da ora examinada nestes autos (fls. 608/615). Ainda que houvesse semelhança nas cores das embalagens, o que não se vê, repita-se, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já considerou que a “identidade de cores de embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem constituir o conjunto da imagem ou trade dress da marca do concorrente – isto é, cores ‘dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo’-, não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária” (STJ, REsp nº 1.376.264/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, dj 09.12.14). E, no caso em exame, como visto, não há semelhança no trade dress, até mesmo se for buscado exame conjunto de elementos visuais das embalagens, notadamente pelo uso diverso de cores (fls. 11 e 602). (e-STJ, fls. 656/658 – grifou-se) Efetivamente, não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal, em virtude da aplicação da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA COMERCIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONFUSÃO OBJETIVA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Se o acórdão recorrido afirmou que a autora registrou sua marca mista sem exclusividade de uso da expressão “Quality Car” e da palavra “Veículos”, eliminando as possibilidades da confusão objetiva e da concorrência desleal, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A recorrente não rebateu adequadamente, como lhe competia, o fundamento de ausência de exclusividade das expressões em qualquer ramo de atividades, o que atrai, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 3. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois diversas as bases fáticas entre os julgados em confronto. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 792.761/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 21/06/2013 – grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. USO INDEVIDO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 372.869/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013 – grifou-se) RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. 1 – Ação ajuizada em 10/5/2016. Recurso especial interposto em 16/6/2015 e encaminhado à Relatora em 25/8/2016. 2 – O propósito recursal é definir se a importação e a comercialização, pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F configura prática de concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas recorrentes sob a marca Honda GX. 3 – A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. 4 – A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida. 5 – Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6 – Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido. 7 – O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença. 8 – Recurso especial provido. Assim configurado o caso, observo que está sedimentado nesta Corte o entendimento segundo o qual “é inviável o dissenso interpretativo entre os julgados confrontados quando o paradigma conhece do recurso e adentra o mérito e o acórdão impugnado não ultrapassa o juízo de admissibilidade. (AgRg nos EREsp n. 1.104.244/PR, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 18/5/2012 – grifou-se). Por fim, acerca da alegação de concorrência desleal, não assiste razão ao agravante. Entrementes, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão da conclusão adotada na origem demanda o reexame de fatos e provas, e portanto constitui medida obstada ao STJ por conta do disposto em sua Súmula 7. Advirta-se, por fim, que eventual recurso interposto contra este decisum estará sujeito às normas do CPC/2015, conforme Enunciado Administrativo n. 3/STJ. Ante o exposto, conheço o agravo para, desde logo, não conhecer o recurso especial. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de setembro de 2019. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator

(STJ – AREsp: 1365363 SP 2018/0241273-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/09/2019)

Nota-se ainda, precedentes que configuram a importância da comprovação que a possibilidade de confusão e de associação indevida de produtos causam desvio de clientela e confusão entre os consumidores.

PROPRIEDADE INTELECTUAL – Marcas mista, tridimensionais, conjunto-imagem (“trade dress”) e direito autoral – Ação de preceito cominatório, c.c. indenizatória por perdas e danos – Reprodução parcial e imitação, por parte das rés, das embalagens de produtos comercializados, primeiramente, pela autora, consistentes em xampus e condicionadores infantis – Possibilidade de confusão, por parte de consumidores, e de associação indevida dos produtos da ré aos da autora, e, consequentemente, de desvio de clientela da última, em benefício das primeiras – Danos materiais a ser apurados em oportuna liquidação – Acolhimento dos pedidos cominatório e indenizatório – Recurso provido.

(TJ-SP 00049840920148260108 SP 0004984-09.2014.8.26.0108, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 30/10/2017, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/11/2017) (grifo nosso)

Adicionalmente, o processo nº 1034267-84.2014.8.26.0100 que diz respeito à disputa entre a empresa autora Alpargatas S.A. e a empresa ré Pimpolho Produtos Infantis Ltda., cuja ementa é aqui apresentada:

CONCORRÊNCIA DESLEAL – Utilização do trade dress das sandálias HAVAIANAS, de reconhecimento notório e cujas peças que formam o conjunto-imagem encontram-se devidamente registradas junto ao INPI. Requerida que importou calçados absolutamente semelhantes aos da autora. Produtos que certamente seriam vendidos nas mesmas lojas. Demonstração da possibilidade de confusão e concorrência desleal. Imagem das HAVAIANAS que é utilizada há décadas, caracterizando o conjunto distintivo – Violação de direitos da propriedade industrial e usurpação que tem finalidade de aproveitamento – Sentença de procedência. Apelo para reforma. Não provimento. (BRASIL, 2016) (grifo nosso)

Nesse caso, a alegação da autora versava sobre a prática de concorrência desleal, devido à suspeita de violação da marca figurativa utilizada nas tiras e a marca empregada na palmilha das sandálias Havaianas.

Em contrapartida, a ré sustentou que, devido a coexistência pacífica entre os produtos de ambas as empresas, e que não havia interesse de sua parte em concorrer com a autora e alegou a distinção das clientelas das empresas.

Em julgamento, a ré foi condenada a abster-se do uso da expressão utilizada pela autora, bem como de qualquer outra que pudesse causar confusão, além de adquirir a obrigação de realizar as alterações necessárias nos detalhes de sua marca, bem como indenizar a autora em danos materiais.

A ré insurgiu contra a decisão, argumentando, em síntese que, houve cerceamento de defesa quando da negativa de respostas do perito. No entanto, restou demonstrado que as provas já existentes eram suficientes para instruir o julgamento. Assim, os desembargadores se convenceram da reprodução dos principais elementos da autora utilizados pela ré, o que gerou certa confusão ao associar-se indevidamente o uso da marca da autora com a ré.

1. Da necessidade de Perícia

 Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1591294, a perícia técnica é obrigatória na quando houver concorrência desleal por confusão. Os produtos ou bens passarão por análise técnica, a qual irá estudar se a suposta violação Trade Dress será capaz de confundir o consumidor comum.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA NÃO REQUERIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor. 2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI). 4. A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica. 5. No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito – a existência de conduta competitiva desleal -, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do CPC/1973). 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp: 1591294 PR 2014/0025337-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/03/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018)

Conforme especifica em seu voto o relator do Resp 1591294, o ministro Marco Aurélio Bellizze, é fundamental a perícia técnica a fim de se atestar se ocorreu ou não a violação do Trade Dress, nos termos abaixo:

“Desse modo, para se caracterizar uma atitude anticompetitiva e desleal é imprescindível que a situação concreta demonstre um comportamento imprevisível aos olhos do mercado, o que não se pode reconhecer quando se utiliza elementos comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo nicho do mercado. Daí esta Terceira Turma ter sublinhado que, nos casos de alegação de concorrência desleal pela utilização de conjunto-imagem assemelhado apta, em tese, a causar confusão nos consumidores, é imprescindível uma análise técnica que tome em consideração o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio em que seu consumo é habitual e ainda o grau de atenção do consumidor comum.”

A necessidade de perícia se faz necessária para que a análise não se limite somente ao conjunto imagem envolvidos na demanda judicial, mas sim em todo o mercado, bem como o grau de distintividade entre os produtos concorrentes e capacidade do consumidor comum distinguir os produtos.

Há nichos de mercados em que os produtos ofertados partilham inúmeros elementos em comum, o que por si só não basta para a configuração da concorrência desleal por confusão. A análise por perícia técnica permite verificar os aspectos em comum dos produtos concorrentes, assim como se eventual concorrência desleal pela utilização do conjunto-imagem seria capaz de gerar confusão nos consumidores.

Destaca-se que os elementos a serem observados pela perícia deverão ser analisados caso a caso, pois, conforme será adiante demonstrado, o entendimento jurisprudencial acerca da violação do Trade Dress é aplicado de acordo com cada situação.

EMPRESARIAL. MARCA. TRADE DRESS. Ação de Obrigação de não fazer. Trade Dress. Identidade de formas e cores das testeiras dos postos da rede Ipiranga e Posto Morumbi (Posto de Serviços Descalvado Ltda.). Tutela antecipada concedida e confirmada na sentença, para que o réu não mais utilize a combinação de cores amarela, laranja e azul, faixas de preço e qualquer outro elemento característico da marca Ipiranga em seu estabelecimento. Pleito recursal que repisa argumentos apresentados na contestação. Utilização de recursos visuais que levam o consumidor à confusão, ainda mais em se tratando de abastecimento de veículos, onde o consumidor condutor divide a atenção no volante com a preocupação em abastecer, vislumbrando ainda ao longe o posto mais pelas suas cores representadas na testeira, do que propriamente pelo nome. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP – APL: 00026888620138260160 SP 0002688-86.2013.8.26.0160, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 11/11/2015, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/11/2015)

No caso acima, o entendimento jurisprudencial foi de que em decorrência da utilização de cores em um posto de combustível, semelhantes aquelas utilizadas por uma tradicional rede de postos de combustíveis, foi o suficiente para a configuração da concorrência desleal por confusão, visto que nessa ocasião, os consumidores dividem a sua atenção com a direção veicular, razão pela qual poderá ser induzido a confusão diante das cores e características já utilizadas há anos pela conhecida rede de postos de combustíveis.

Entretanto, há outros julgados que entendem que a mera utilização de cores não é suficiente para configurar a violação do Trade Dress, na hipótese de ser um padrão seguido pelo mercado e não sendo o suficiente para vincular o conjunto imagem entre as concorrentes. No julgado abaixo, após a produção de provas por intermédio de perícia técnica, ficou constatado que a utilização de cores em comum entre a Ré e Autora da demanda, não é suficiente para caracterizar a violação do conjunto-imagem, em razão da tendência do nicho de mercado, nos termos abaixo:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRADE DRESS. PRODUTOS COSMÉSTICOS VOLTADOS AO PÚBLICO MASCULINO. “HOMEM- URBANO” E “#URBANO”. O tema do trade dress da autora – grafite – tornou-se pouco evocativo no mercado de cosméticos, pois passou a ser utilizado por outras empresas, citadas, inclusive, pelo perito no laudo pericial. Conquanto possa existir semelhança nos grafites apresentados nas embalagens das partes, em especial pelo uso da cor preta, isto decorreu de tendência do mercado, seguida por ambas as empresas, como esclareceu o perito, e não em virtude da intenção desleal que teria a ré de confundir os consumidores, com vistas a desvio de clientela. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Recurso não provido. (TJ-SP 10074784520148260004 SP 1007478-45.2014.8.26.0004, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 14/08/2017, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/08/2017)

Ademais, a prova pericial poderá atestar os casos da chamada concorrência parasitária, que é quando ocorre a violação do Trade Dress, no entanto, não gera a redução das receitas da empresa que teve o seu conjunto-imagem violado, não gerando prejuízos materiais para a mesma. Conforme ementa abaixo, é necessário a perícia técnica nessa hipótese, nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS – CONCORRÊNCIA DESLEAL – VIOLAÇÃO DO TRADE DRESS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – Na forma do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência está subordinada à demonstração da plausibilidade do direito autoral e do risco da demora do julgamento definitivo da causa, além da reversibilidade dos seus efeitos – O trade dress – conceito criado pela doutrina norte americana – é formado por um complexo de elementos visuais, que, quando compilados de forma peculiar, formam um todo distintivo capaz de gerar apresentação apta a permitir que o consumidor identifique determinada empresa, produto ou serviço de outros afins da mesma categoria – A suposta violação do trade dress demanda uma análise técnica que avalie o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio em que seu consumo é habitual e ainda o grau de atenção do consumidor comum – Apesar da alegação da prática de concorrência parasitária, não se vislumbra o perigo de dano se, na hipótese em análise, inexistem provas indicando que as vendas da empresa tenham sido minimamente reduzidas, após a suposta imitação de seu trade dress – A ordem de abstenção do uso da marca em desfavor de uma sociedade empresária, requerida em caráter de tutela de urgência, é demasiadamente gravosa e, portanto, poderá arruinar totalmente o negócio desta, devendo-se levar em consideração a fase prefacial que o processo se encontra. (TJ-MG – AI: 10000204487821001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Portanto, observado que o instituto do Trade Dress é fruto da doutrina e jurisprudência, a perícia técnica é fundamental para que o juízo possa apreciar o mérito da demanda, uma vez que o perito designado pelo tribunal, será imparcial, somente atestando se foi verificado ou não os requisitos para a violação do Trade Dress.

1. CONCLUSÃO

Ante a ausência de regulamentação do trade dress, não há pela jurisprudência um consenso dos requisitos para que se configure a sua violação, contudo, a distintividade e a possibilidade de confusão ou associação indevida do trade dress aparece com frequência nas decisões judiciais, conforme demonstrado acima, o que faz interpretarmos a sua indispensável comprovação em um embate judicial.

Não obstante a sua não limitação de requisitos, temos pelas recentes decisões, inclusive, dos Tribunais Superiores, a importância de perícia técnica nas discussões que envolvem violação do conjunto-imagem, em razão da necessidade de apurar a concorrência desleal perante o mercado, e ainda, verificar os aspectos em comum dos produtos concorrentes e se ocasiona confusão nos consumidores pela utilização do conjunto-imagem.

[1] ANDRADE. Gustavo Piva de. O Trade Dress e a Proteção da Identidade de visual de produção e serviços.<http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/GPA%20_O_trade_dress_pi.pdf> Acesso em 21.04.21. pág. 11.

[2] BARBOSA, Denis Borges. O fator semiológico na construção do signo marcário. Rio de Janeiro: UERJ, 2006. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006.

[3] SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “trade dress” e/ou “conjunto-imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 75.

[4] ANDRADE. Op cit. p. 12

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